特許侵害を他者から警告された場合の対応方法

2020年5月20日2023年2月27日

「特許侵害をしてませんか？」と他者から警告等が来たら焦ってしまいますよね。

弁理士おびかね

実際には書面の表題は「警告書」となっていない場合も多いですね。

特許トラブルなんてそうそう巻き込まれないでしょ、と思っている人も多いかと思いますが、訴訟まで発展しないケースを入れると多くの企業が遭遇している出来事だと言えます。

実際に自分のお客さんでも過去に当事者になった事があるという会社さんは多いので、もしもの時の心構えと、その際に何をするべきかということは知っておいた方がよいと思います。

今回は特許侵害の警告書等を受け取った時に何を検討するべきか、といったことを書いていきます。

特許の権利範囲に含まれるかの確認

まず、最初に確認すべきなのは本当に自社の製品がその特許の権利範囲に含まれるのかを確認する必要があります。

そもそも侵害していない、ということです。

どこかの構成を備えていなかったり、異なる構成だった場合は特許権の侵害ではないと言える可能性があるので、一つ一つの構成をしっかりと照らし合わせて検証してみましょう。

また、請求項だけ見ると権利範囲に含まれていそうな場合でも、包袋禁反言などで審査の過程で権利者が権利範囲を限定している可能性もあるので、特許庁のJ-Platpatで審査経過をしっかりと確認することも重要になります。

弁理士おびかね

よく検証すると「侵害ではなかった」ということも多くあります。

特許庁での審査に通って権利化されているものの、審査官も完璧な調査を毎回できるわけではありません。

審査に漏れがある可能性があったり、普通に調べているとわからないようなところに公開情報がある可能性があります。

相手の特許をつぶしますよ、ということです。

有効な文献を見つけるために、特許文献を再度調査してみたり、業界紙や学会の論文、専門雑誌等、その特許が出願される前の情報を再調査してみることで、有効と言える文献が見つかる可能性があります。

もし、そこで有効な情報を見つけることができたら、権利者に対しての有効な交渉材料となります。

対応案としては 「無効理由となると考えられる文献を見つけたのですが」と話しをしてみることで、権利行使を諦めさせることができたり、場合によってはその文献を使って無効審判をするといった選択肢も出てきます。

弁理士おびかね

無効審判は最終手段です。これがダメなら訴訟になってしまいます。訴訟と同時進行となる場合も多いです。

もしも、「該当特許の出願よりも早い時点でその技術を使用していた」ということが証明できるのなら「先使用権の主張」をすることも可能になります。

出願よりも前から実施していた場合にはそのまま実施できる、という「先使用権」が認められます。

しかし、証明をするのが難しい場合が多いので、特許出願しないと決めた技術や製造方法などについて定期的に公証役場で確定日付をとっておくということがリスクヘッジになってきます。

普段からの準備が特許トラブルにかかる大きな出費と手間を減らすことに繋がるかもしれないので、確定日付の取得をしておいた方が良いかどうかを検討してみてください。

特許を使用していることが明らかで、相手の特許を潰す材料もないというときはクロスライセンスの可能性を探すこともひとつの対応策となります。

同業他社であれば似たような商品を作っていてその商品が自社特許を使っている（＝自社の特許を侵害している）という可能性もあります。

相手の商品と自社が保有している特許を確認して、クロスライセンスできる材料を探しましょう。普段からの継続的な特許出願が大事になってきます。

弁理士おびかね

特にライバル企業の場合ですと、お互いに侵害し合っている状態となっており、クロスライセンスが有効かもしれません。

いきなり特許侵害の通知を受けたらあたふたしてしまうかもしれませんが、上記のように対策をしっかりすることで、大きな問題とならずに上手くいけば痛手を負わずに切り抜けることができる可能性があります。

どんな対処法があるかを知っておくと、もしもの時に冷静に対処できます。実際に巻き込まれてしまった場合には、付き合いのある弁理士や弁護士にも相談をしながら一つ一つクリアしていきましょう。

今回は、警告を受けた場合の記事を書きましたが、逆にこちらから警告する場合は以下をご覧ください。