良い権利を作るために拒絶理由対応時に注意すること

良い権利を作るために拒絶理由対応時に注意すること

特許を取得する上で、その特許が使える有効な特許となるか、あまり使えない特許となってしまうかには、審査の途中の拒絶理由での対応が大きく関係します。  

今回は、拒絶理由対応時に注意したいこと、意識しておきたいことについて記事にさせていただきます。  

拒絶理由対応時に確認しておきたい事項

審査官が挙げた引例とその認定は適切かどうか

拒絶理由が来る場合は多くのケースで引例が挙げられ、それらの引例と同じであるという29条1項の新規性、それらの引例から容易に想到できるという29条2項の進歩性について拒絶理由が出されるケースが圧倒的に多くなります。  

最初に拒絶理由を見ると、「文献Aと文献Bから容易」と言われているため全部ダメなのかと思ってしまうことがあるかと思いますが、実際に文献の中身を見てみると本願の技術に結び付けるには困難な文献である場合や、言葉は似ているけど本願で書いてある技術とは異なる技術であったというケースもあります。  

その場合は、請求項を限定しなくてもその違い等を意見書で説明するだけで登録に導くことができることもあるので、まずは拒絶理由の内容が納得できるものなのかをしっかりと確認しましょう。  

まずは審査官による引用文献の認定をチェックしましょう。

自社製品、他社製品を含められる権利にできるのか確認

審査官から「請求項〇、請求項〇には拒絶理由はない」と書かれたから、許可クレームに限定していくという対応ばかりでは自社製品は含められても、他社製品にとっては何の障害にもならない権利になってしまう可能性があります。  

出願時から拒絶理由が来るまでには数年が経過している場合が多いので、そのころには自社の製品や他社の製品が変わってしまっていて、不要な限定が入った権利となって結局使えない権利になってしまうケースがあります。  

そのため、拒絶理由対応のタイミングで再度請求項の構成要件を見直しして、

• 今の製品を対象としてもなお有効な権利範囲を狙える構成なのか
• 不要な限定を取り除いてより広い権利にすることができないのか

また、他社が似たような商品を出てくる可能性が高い技術なら、それらの商品も含むような広い権利範囲で登録が狙えるのかどうかも検討して、最大限広く有効な権利範囲を狙っていくことが良いでしょう。  

を確認し、適切な補正をしたうえで権利化を狙うことが重要な工程となってきます。  

自社の製品が権利範囲に入っているかチェックします。

ただし、ひたすら広くして無効理由を含むようなクレーム範囲になってしまうのも問題なので、どのように権利を使うのか（実際に権利行使するつもりなのか、他社のけん制になれば良いのか等）を検討して、目的にあった権利としていくことが望ましいと考えられます。  

限定要素の確認

もちろん広い権利範囲で権利取得できればよいのですが、無数の特許出願や技術情報があふれる中広い権利を取得するのは難しいものです。  

出願当初に従属項に書いた請求項に限定することも一つの手ですが、出願時に変形例や応用例を色々と考えて書いた明細書であれば、引用文献に対して有効な限定要素が書かれている可能性は大いにあります。  

明細書の中から補正で追加できる記載を探します。

引例に対して意味のある限定要素で権利化を狙うためにも、従属項だけでなく、実施例部分にも有効な記載がないかをしっかりと確認しましょう。    

まとめ

特許権を取得するためには拒絶理由対応時にしっかりと拒絶理由の内容を把握し、現在の構成要素に余分な構成が無い再確認し、有効な限定等の対策をしっかりとすることで有効な特許を取得できる可能性が高まります。  

日々の業務に追われる中で限られた期間の中での拒絶理由対応となるので、許可クレームだけに限定して終了としてしまうのも有りだと思いますが、その時点での拒絶理由の内容、他社の実施状況、自社の将来の実施予想まで踏まえての対応ができるのが望ましい対応です。  

せっかくの発明を意味のある権利にするために、拒絶理由への対応を丁寧に検討していきましょう。