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特許は一発登録が良いとは限らない理由

特許は一発登録が良いとは限らない理由

特許庁に特許の審査請求を行うと、ほとんどの場合に拒絶理由通知がきます。  

一方、全く拒絶理由が来なくて一発で特許査定がくるケースもあります。   

一発登録やストレート登録と呼ばれますが、最短で特許が取れて拒絶理由対応の費用もかからないので、一発登録は素晴らしいと思う人もいると思いますが、実際にはそうとは限りません。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
「拒絶理由が通知されたほうがベター
」ということです。


今回は特許の一発登録に関して記事を書かせていただきます。  

一発登録は請求項の範囲が狭すぎた可能性も

 特許の請求項の第1項は少し広めに権利範囲を書いて、出来るだけ最大限の権利範囲となるように書くケースが多くなっています。  

拒絶理由をあえてもらって、引用文献の内容に応じて最大限の権利範囲を狙えるように拒絶理由の対応をしていく、というのが戦略となります。  

特許が一発登録となった場合は書いた請求項の範囲が狭かった可能性があり、最初のクレームの書き方によってはもう少し広い権利範囲が狙えていたかもしれません。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
請求項1を「もっと広く書いたほうがよかった」ということです。


そのため、拒絶理由がくるのは想定内ということで決して残念なことではなく、良い権利を作る上でのステップということもできます。  

従来技術のリサーチが正確で的確な請求項の範囲を書けていたなら問題なし

技術分野によっては、従来技術を発明者が完全に把握していて、従来技術に対してどのポイントで差を出すかを正確に把握した上で出願を行う場合もあります。  

その場合は最初から有効な請求項の範囲が想定できていることもあるので、その場合に狙い通りの権利範囲で一発登録になるのであれば問題にはならないと思います。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
出願前の調査も重要ですね。


また、広く請求項を書いて従来技術を含んでしまうような請求項の範囲で登録になっていた場合、特許権を行使しようとするときに無効理由がある権利となってしまう可能性もあるので、的確な権利範囲を取得するということも大事な要素となってきます。  

権利の使い方によって広めに取れればラッキーというケースであったり、権利行使のために無効審判等に負けない権利が欲しい場合等、色々なケースがあるので、ただ広い権利範囲の特許がとれれば良いというわけではないのが難しいところですね。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
あまりに広すぎると、後で問題になる場合もあります。


拒絶理由で誤記の修正やより適切なクレーム文言に気付けることも

拒絶理由がくることのメリットとしては誤記や、より適切な文言に気づくことができる機会が増えるということが挙げられます。  

審査請求時にしっかりをチェックしていればリスクは減りますが、一発登録となった場合は誤記に気付けないまま登録となってしまいます。  

全く使う予定が無い権利なら誤記があるままでもよいかもしれませんが、支障がある場合に訂正審判をして補正をしようとすると、また手間がかかってしまいます。  

また、拒絶理由対応時により適切なクレーム文言に修正するということも良くあります。  

弁理士おびかね
弁理士おびかね
拒絶理由が来ない場合は、補正するチャンスがないので、ミスに気が付いてもミスを修正できないです。


例えば出願時には類似商品は出ていなかったが、拒絶理由対応時には権利範囲に含められそうな類似製品が多く出てきたというような時に、出願時にはあまり意識していなかった構成が不要な限定になっていたり適切な文言ではなくなってしまっているケースがあります。  

そんな時に一番最新の情報を元に請求項を見直すことで、より適切な請求項に修正する機会が得られるので、拒絶理由対応は権利化前の文言確認の機会としても機能するので、有効に対応したいポイントとなります。  

まとめ

良いイメージの特許の一発登録ですが、拒絶理由対応をあえてもらった方が良いケースがあることを把握していただけましたでしょうか。  

もちろん一発で最良の請求項で取れるなら言うこと無しなのですが、実際にはそれは難しいと思います。   拒絶理由がきても残念に思わず、良い権利を作るためのステップだと位置付けて前向きに対応していきましょう。    

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