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特許の意見書の書き方

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特許の意見書の書き方

特許を取得するまでには拒絶理由なしで登録となる割合よりも拒絶理由を経て登録となるケースの方が一般的には多くなります。

拒絶理由への対応には意見書や補正書での対応が必要になり、この意見書で審査官に主張を認めてもらうことが特許登録への大事な要素となります。

今回は拒絶理由対応時の意見書の書き方等について説明させていただきます。

引用文献の認定

まず、審査官が提示した引用文献に記載されている技術が、本願発明の発明構成要素と同じなのか異なるのかを確認する必要があります。

審査官も常に完璧と言うわけではなく、一見似ている事が書かれているが実際は異なる発明であったりすることもあり、拒絶理由を構成する文献として適切なのかどうかを自分でも再確認する事が大事な工程になります。

例えば本願発明がA+B+Cで、引用文献1にA+B、引用文献2にの構成が記載されていて引用文献1と引用文献2を組み合わせる事で容易に発明できるとして29条2項の進歩性での拒絶理由がきていたとします。

その場合、本当にA+Bの構成が記載されているのかを確認しましょう。実際に書かれている技術がA+B’C’といった少し違う技術が書かれていればA+BA+B’の違いやC’の違いを説明することで本願発明との違いを有効に説明することができる可能性も出てきます。

また、A+Bの構成が記載されていたとしても、A+Bとを組み合わせる事が容易かどうかを検討する事も大事な事になります。A+Bにの構成を組み合わせること自体が阻害要因がある等で容易ではないと言える場合、その点を主張する事も有効な場合もあります。

補正書も合わせて検討

現状の請求項で引用文献と優位な差が出せそうにない場合は請求項を補正することを検討します。

補正は出願当初の明細書、特許請求の範囲等に記載した内容の範囲内でのみ可能で、出願をしたときに明細書、特許請求の範囲等に記載していなかった内容を新たに追加することはできません

拒絶理由で引用される文献に対して様々な限定を可能とするためにも出願時の明細書をしっかり記載し、応用例や変形例も具体的に記載しておくことで、拒絶理由対応時に有効な限定要素になる可能性が高まるので、権利化の可能性を高めるためにもしっかりと明細書を作っておきましょう。

また、複数の従属項をたてていて、そのいずれかに拒絶理由が無い場合もあります。その際は拒絶理由が来ていない請求項の内容に限定する補正をすれば、拒絶理由は回避できる事になるので、限定要素の候補の一つとして確認しましょう。

補正をするとなった場合には、補正の根拠となる具体例な段落や図面を意見書で説明し、引用文献からは容易に想到できない発明であることを主張します。

また、大きな限定を加えれば特許を取得する事はできるかもしれませんが、大きく限定された請求項とした場合、権利範囲としては狭いものになってしまいます。

補正をして限定する場合は拒絶理由を回避できる程度の限定にするようにして、権利範囲を狭めすぎないようにする事も注意していきましょう。

また、審査官に面談を申し入れる事も可能になっています。面談をすれば特許がとれるという訳ではありませんが、面談をした方が審査官により具体的なニュアンスを伝える事ができたり、審査官の心象を探る事もできるため権利化に有効となる可能性は高くなります。審査官との面談をした後に意見書、補正書を書くという方法も重要な案件では検討してみても良いかもしれません。

ただし、拒絶理由への応答は期限があるものなので、ギリギリになって検討すると充分な検討が出来なくなる事もあるので、余裕を持ったスケジュールで意見書、補正書を準備しないといけません。

まとめ

特許を権利化する上で大事な意見書、補正書の書き方について書かせていただきました。引用文献の認定をしっかりとして、的確な意見書や補正書によって拒絶理由に対応することで、大きく権利化の可能性が上がるので、適切な意見書かどうかをしっかり確認出来るようになって効果的に権利を取得していきましょう。

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