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審査基準から見た進歩性のクリア方法-その1-

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審査基準を理解すれば特許を取得しやすくなる!

特許・実用新案審査基準」は、特許庁の審査官が発明(考案)を特許にしてよいかどうか審査する際の指針です。この審査基準は公開されているので、誰でも見ることができます。

今回は、審査において最も重要度の高い「進歩性」の審査基準について、どのような視点で対応すればクリアできるかについて解説します。今回の「その1」では、「進歩性が否定される方向に働く要素」について解説します。

この「進歩性が否定される方向に働く要素」は、要するに「権利化できない理由」について説明していますから、ここに挙げられている内容と逆のことが言えれば、権利化できることになります。

進歩性が否定される方向に働く要素

審査基準には、「進歩性が否定される方向に働く要素」として次の3つの要素が挙げられています。

  1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
  2. 主引用発明からの設計変更等
  3. 先行技術の単なる寄せ集め

以下では、これらの3つの要素と逆の観点から説明します。

主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

まずは「動機付け」です。「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」があれば、進歩性が否定(=特許にならない)されます。つまり、審査において2つの引用発明(A,B)が発見された場合に、この引用発明Aと引用発明Bとを組み合わせる積極的理由(動機付け)があれば、進歩性が否定されるため特許にできない、ということです。審査基準には、動機付けとして以下の4つのポイントが挙げられています。

(1)技術分野の関連性

引用発明Aと引用発明Bの技術分野に関連性があれば、動機付け「あり」となります。逆に言えば、技術分野に関連性がなければ、動機付けがなくなります。審査官が、技術分野の関連性があることを理由として「動機付けがある」と指摘してきた場合の反論として、例えば、「技術分野が大きく異なっている」ことを指摘し、そのため「動機付けがない」と主張します。この場合、さらに、課題や作用、機能も異なることを主張すれば、技術分野の関連性がない、という主張を補強することができます。

(2) 課題の共通性

引用発明Aと引用発明Bの課題に共通性があれば、動機付け「あり」となります。逆に言えば、課題に共通性がなければ、動機付けがなくなります。審査官が、課題の共通性があることを理由として「動機付けがある」と指摘してきた場合の反論として、例えば、「課題が大きく異なっている」とか「課題の方向性が全く逆である」とか「課題は共通しているが、作用、機能が大きく異なっている」ことを指摘し、そのため「動機付けがない」と主張します。

(3) 作用、機能の共通性

引用発明Aと引用発明Bの作用や機能に共通性があれば、動機付け「あり」となります。逆に言えば、作用や機能に共通性がなければ、動機付けがなくなります。審査官が、作用、機能の関連性があることを理由として「動機付けがある」と指摘してきた場合の反論として、例えば、「作用、機能が大きく異なっている」とか「作用、機能は共通しているが課題の方向性が全く逆である」ことを指摘し、そのため「動機付けがない」と主張します。

(4) 引用発明の内容中の示唆

引用発明Aや引用発明Bの文章中に、引用発明Aに引用発明Bを適用することについての「示唆」があれば、動機付け「あり」となります。実際に、2つの発明を組み合わせてもよい、ということがどちらかの文章中に書かれているのですから、当然に動機付け「あり」となります。この「示唆」は指摘されることは少ないのですが、逆に「示唆」について指摘された場合には、反論はかなり難しいです。ただし、「示唆」が本当に示唆であるかどうかは、しっかりと検討したほうがよいです。反論としては、例えば、「審査官殿は、・・・と指摘されているが、実際には・・・は示唆ではない。つまり、・・・。」と言う反論が考えられます。

主引用発明からの設計変更等

審査基準には具体的に4つのどれかに当てはまっていれば、単なる設計変更として進歩性が否定(=特許にならない)されます。

  • 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
  • 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
  • 一定の課題を解決するための均等物による置換
  • 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設 計的事項の採用

審査官から「設計変更」と指摘され場合の反論としては、例えば、「・・・は公知材料ではない。」とか「・・・は特別な効果を奏するものであるから、単なる最適材料の選択ではない。」になります。審査官の「設計変更に過ぎない」という指摘に対しては、真っ向から反論するよりも、斜め方向から反論するほうがよいと思います。

先行技術の単なる寄せ集め

審査基準では「『先行技術の単なる寄せ集め』とは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的又は作用的に関連していない場合をいう」とされています。発明が各事項の単なる寄せ集めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされたものであるとされます。1つ前の「設計変更」が発明特定事項どうしが互いに関連している場合に適用されますが、この「寄せ集め」は発明特定事項どうしが互いに関連していない場合に適用されます。この「寄せ集め」の指摘に対する反論としては、例えば、「発明特定事項どうしは互いに機能的に関連しており、単なる寄せ集めではない」ことを反論できます。

まとめ

今回は、特許・実用新案審査基準において「進歩性が否定される方向に働く要素」に関して、どのように反論すべきか、について説明しました。反論する際には、決して独りよがりな主張になってしまうことがないように、審査官の指摘をしっかりと受け止めたうえで論理的な反論をすることが重要です。

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