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外国特許の取得方法

日本で特許出願後に、「この特許を外国でも特許を取得したいのですか・・」というお問い合わせをよく頂きます。ここでは、日本で特許出願後にどのように考えればよいのかをご説明いたします。なお、日本で登録になった特許は日本のみ有効で、諸外国にその効力は及びません。このため、外国に特許の効力を有効とするためには、必要とするその国毎に特許登録を行う必要があるのです。

(1) 日本の特許との関係

まず日本で特許出願した直後、日本ではこれから審査請求を経て日本特許庁による審査が進んでいきます。この時点ではまだ日本で特許になるかどうかはまだ分からない状態です。勿論、日本で特許出願した直後の段階(又は日本で未登録の段階)からも、外国出願を行うことは可能です。ただ日本で特許にならなかった場合、外国で特許を取得できる可能性はやはり低くなりますので(※1)、まずは日本で特許になるかどうかを見極めるのがベターです。

 ※1)特許性審査は原則各国ごとに判断されますので、日本で特許にならなかったからといって外国で絶対に特許にならないとはいえませんし、逆に日本で特許にならなったからといって外国で特許になるとも言い切れません。  

(2)外国出願の2つの方法

さて、日本で特許登録になった場合(日本で特許に至っていない場合も可)、いよいよ具体的に外国出願をどうするか検討します。外国特許、国際特許とよく呼ばれますが、正確には、次の2通りの方法(ルート)がありますので、メリット・デメリットを比較しながら、いずれの方法をとるのかを決定します。

(A)直接出願

特許を取得したいその国の特許庁へ出願手続きを直接行う方法です。特許を取得したい国が2か国あれば、それぞれの国の特許庁への出願手続きが必要となります。

直接出願の要件は、基礎となる(元となる)日本の特許出願日から1年以内に出願手続きを行うことです。また、出願手続きを行うためにはその国の特許庁が定める書類をそろえる必要があり、主には日本特許庁に提出した日本語明細書をその国の言語に翻訳した翻訳文が挙げられます。このため、翻訳を行うための準備期間(1~2か月が目安)も予め考慮する必要があります。

 

(B)PCT出願

上記(A)の直接出願が、特許を取得したいその国の特許庁へ出願手続きを行うのに対し、PCT出願は、一旦WIPOに出願手続きを行う方法です。WIPOは、World Intellectual Property Organization(世界知的所有権機関)の略称です。

PCT出願の要件は、直接出願と同じように、基礎となる(元となる)日本の特許出願日から1年以内に出願手続きを行うことです。また、WIPOへ出願手続きを行うための書類として、翻訳文は不要で、日本特許庁に提出した日本語明細書を提出します。

但し、PCT出願の場合、その後さらに、特許を取得したいその国の特許庁へ出願手続きを行う必要があります。つまり一旦WIPOへ提出した出願書類を、特許を取得したいその国の特許庁へ移行する手続きを行うのです(国内移行手続きといいます)。

国内移行手続きの要件は、基礎となる日本の特許出願日から原則30か月(2年半)以内に国内移行手続きを行うことです。また、出願手続きを行うためにはその国の特許庁が定める書類をそろえる必要があり、主には日本特許庁に提出した日本語明細書をその国の言語に翻訳した翻訳文が挙げられます。

(3)直接出願とPCT出願のメリット・デメリット比較

(A)直接出願

・メリット

PCT出願を行わない分、概ねPCT出願の料金相当分の費用を抑えられる。PCT出願の料金相当分とは、日本語明細書のページ数にもよりますが、WIPOへの印紙代20万円弱(減免制度あり)、事務所手数料約10万円程度になります。

・デメリット

主に時間的猶予が少ない。つまり、出願期限が、基礎となる(元となる)日本の特許出願日から1年以内に出願手続きを行う必要があることです。ときに日本の特許がまだ登録に至っていない状態であれば、外国出願をすべきかどうか判断しにくい場合があります。また、事業的な観点から特許を取得したい具体的な国が決まっていない場合があります。国が決まらない以上、その国へ直接出願を行うことはできません。

(B)PCT出願

・メリット

主に時間的猶予が持てることです。PCT出願自体を行うための期限は、基礎となる日本の特許出願日から1年以内に出願手続きを行うことには変わりませんが、PCT出願時点での翻訳文は不要です。また、WIPOから特許を取得したいその国の特許庁へ移行する国内移行手続きの期限は、基礎となる日本の特許出願日から原則30か月(2年半)以内のため、そのときまでに特許を取得したい具体的な国を決め、翻訳文を準備すればよいということになります。

また、PCT出願自体は行っておけば、日本の特許出願日から原則30か月(2年半)時点で、事業的な観点を考慮し、やはり国内移行手続きをやめようという判断も可能です。

・デメリット

PCT出願を行う分、概ねPCT出願の料金相当分の費用が発生します。PCT出願の料金相当分とは、日本語明細書のページ数にもよりますが、WIPOへの印紙代20万円弱(減免制度あり)、事務所手数料約10万円程度になります。

但し、上述しましたように、将来的に外国出願をやめた場合(国内移行手続きをしなかった場合)、PCT出願の料金相当分の費用負担のみで済みます。

(4)特許を取得したい国の決定方法(直接出願・PCT出願共通)

一概には言えませんが、以下国を決定する際の考慮ポイントとなります。

  • 貴社がその国に進出中、又は予定があるかどうか(市場可能性の有無)
  • 特許取得までのコスト ※1
  • 特許取得の難易度 ※2

※1)先進国は途上国に比べ、現地代理人の費用・印紙代などが高額です。また、翻訳代も考慮する必要があります。例えば米国に出願する場合、日本語明細書を英文明細書に翻訳しますが、翻訳した英文明細書は英語圏の他国にもそのまま利用可能です。一方、例えば中国は中国語、韓国は韓国語にしますが、他国で利用汎用性はありません。

※2)上述しましたように、特許性判断において、独自に審査している国と、そうでない国があります。独自に審査している国において、日本で登録になったからといっても特許にならない可能性もあります(米国、中国、韓国、欧州等)。一方、他国で登録になったものはそのまま登録を許可する制度の国もあり、このような国の場合、日本で登録になっているものについては、登録される可能が高まります(タイ、シンガポール、マレーシア、オーストラリア等)。 https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/h19_report_02.pdf

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