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他社の特許侵害を警告する場合の注意事項

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他社の特許侵害を警告する場合の注意事項

特許権を取得できて、その権利範囲に他社製品が含まれていそうとなったら権利行使をしたくなりますよね。  

しかし、しっかりと準備をせずに権利行使をしてしまうと思わぬしっぺ返しを食う可能性があります。  

今回は権利行使をする際に注意しておきたい事項について記事にさせていただきます。  

特許の権利範囲に含まれるかの確認

 まず、最初に確認すべきなのは本当にその製品が自社の特許の権利範囲に含まれるのかを確認する必要があります。  

どこかの構成を備えていなかったり、異なる構成だった場合は特許権の侵害ではないとなる可能性があるので、一つ一つの構成をしっかりと照らし合わせて検証してみましょう。  

また、請求項だけ見ると権利範囲に含まれていそうな場合でも、包袋禁反言などで審査の過程で自分で権利範囲を限定してしまっている可能性もあるので、自社の拒絶理由の対応で不要な限定となる対応をしていなかったかという点をしっかりと確認することも大事になってきます。      

特許の有効性の確認、無効理由調査

特許庁での審査に通って権利化されているものの、審査官も完璧な調査を毎回できるわけではありません。  

審査には漏れがある可能性があったり、普通に調べているとわからないようなところに無効理由となる情報が公開されてしまっている可能性があります。  

他社の出願であったり、専門誌等で無効理由となり得る情報が公開されてしまっている可能性もあるので、発明者にその出願を出す前に参考にした情報があったのかを念のため聞いておくと何か情報が得られる可能性があります。(しかし、実際に権利化して権利行使をしようと思う頃には数年が経過している場合が多いので、出願当時を覚えている人は少ないかもしれません。)  

また、たまにあるのですが  「特許出願前に得意先にプレゼンしちゃいました!」   とか、   「特許出願前に雑誌や記事に載せちゃいました!」   という場合があります。  

その場合、特許自体は権利化されていても、無効理由がある権利ということで無効審判をかけられたり、特許無効の抗弁で対抗されたりして、権利を使えなかったり、最悪権利を潰されてしまう可能性もあります。  

せっかく権利を取得したのだから思う存分権利を使いたいという気持ちはわかりますが、実際に権利行使をする場合は相手も必死に抵抗する事が予想されるので、出来る限りの準備が必要になります。    

該当メーカーの権利を踏んでないか確認

特許を使用していることが明らかで、無効理由も無さそうとなっても他の懸念もあります。  

それは、該当メーカーの特許を同じジャンルの商品や他のジャンルの商品で侵害していないかという点です。  

同業他社であると商品展開も類似した内容になる傾向が高く、どこかの商品で相手の特許を踏んでしまっている可能性もあるのです。  

新商品で相手が自分の特許を侵害していたので警告書を送ったところ、逆に自社の主力商品で相手から特許侵害の警告を受けてしまったという事態になってしまう可能性もあるのです。そのような場合だと、権利行使したのに会社としては損失の方が大きくなってしまったとなってしまいます。  

結果としてクロスライセンスで落ち着かせるというパターンもあり得ますが、想定外を少なくするためにも普段からの特許調査は大事にしておきたいところです。    

まとめ

特許を取得するとせっかく取れたのだから権利を使いたいと思う気持ちはよくわかります。  

しかし、準備や確認が不十分な状態で権利行使をしてしまうと想定外の事態が起きてしまうかもしれません。  

もちろん有効に権利活用できれば優位な商品展開をしていけるのが特許なので、攻める事が有効なケースもあると思います。  

上のような確認事項をケアした上で、権利を有効に活用していきましょう。      

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